De vanligste årsakene til at en varemerkesøknad blir avslått er at merket er beskrivende (mangler særpreg) eller kan forveksles med tidligere registrerte rettigheter.
Det tar alt fra tre uker og seks-syv måneder for Patentstyret å vurdere en varemerkesøknad og utarbeide sitt første svar. Vurderingen gjøres på bakgrunn av vilkårene i varemerkeloven. Ønskelig resultat er at søknaden blir godkjent slik den er. Da sendes varemerket til registrering og publisering, og du har enerett på bruken av det. Det kan også skje at du mottar et brev (såkalt realitetsuttalelse) fra Patentstyret, der de nekter hele eller deler av søknaden fordi den ikke er i tråd med varemerkeloven.
Det er viktig å understreke at håpet ikke er ute selv om du får en negativ uttalelse fra Patentstyret. Du får mulighet til å enten rette opp manglene eller argumentere mot Patentstyrets nektelse hvis det avdekkes mangler ved søknaden som gjør at den ikke kan registreres. Svarfristen er vanligvis tre måneder.
Første steg etter en avslått søknad er å forstå hvorfor varemerkesøknaden ikke ble godkjent. Ved å forstå hva som gikk galt i første omgang, øker du sjansen for å oppnå endelig registrering av varemerket i neste omgang.
Et varemerke er i prinsippet ethvert tegn som brukes i kommunikasjonen utad, og forteller markedet og kundene hvem som står bak varene eller tjenestene – den kommersielle opprinnelsen. Et varemerke kan være:
Patentstyret vil avslå søknaden dersom de mener varemerket mangler særpreg. Særpreg i varemerkeretten innebærer at et varemerke må være utformet på en måte som gjør at det skiller seg ut i markedet for varene eller tjenestene det omfatter. En annen måte å si dette på er at varemerket har evnen til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet i markedet, slik at forbrukerne som møter varemerket husker det. Patentstyret avslår derfor varemerkesøknader som mangler særpreg.
Den vanligste grunnen til at et varemerke mangler særpreg, er at det er beskrivende. Dette betyr at merket vil oppfattes som en angivelse av en egenskap, kvalitet eller lignende ved varene eller tjenestene. Eksempelvis vil merket «SuperVindu» anses som beskrivende for en kvalitet ved vinduer.
Dersom du får avslag på søknaden, kan denne bli omgjort dersom det kan argumenteres godt nok for at Patentstyret har tatt feil, eller fordi du kan dokumentere innarbeidelse.
Patentstyret vil også avslå søknaden dersom varemerket har en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi. Et eksempel på dette kan være et varemerke som gjengir varens form eller utseende, og gjelder et produkt som typisk velges av forbrukeren på grunn av dette. Formålet med å nekte merker som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi, er å hindre at det som bør beskyttes gjennom patent og design belegges med en potensielt evigvarende varemerkerett.
Varemerkeretten innebærer at ingen andre enn dem som har eneretten til varemerket kan bruke samme merke, eller et lignende merke som det kan forveksles med, i næringsvirksomhet med mindre rettighetshaveren gir tillatelse. Patentstyret avslår derfor søknader som er i konflikt med allerede registrerte varemerkerettigheter.
Dersom du får avslag på varemerkesøknaden basert på at varemerket kan forveksles med andres registrerte rettigheter, er det mulig å henvende seg til innehaveren av denne rettigheten og be om samtykke til registrering. Det er også mulig å imøtegå avslaget med å argumentere for hvorfor det ikke foreligger en fare for forveksling.
Varemerker kan ikke registreres hvis de strider mot lov, offentlig orden eller moral. Varemerkesøknaden vil også avslås hvis den kan være villedende med hensyn til varens eller tjenestens art, struktur eller geografiske opprinnelse. Varemerker som uten tillatelse inneholder et våpen eller et annet tegn som er omfattet av straffeloven, et statsflagg eller noe som kan oppfattes som et slikt tegn eller flagg, er heller ikke tillatt.
Det kan også være at søknaden har andre mangler, eksempelvis at selve formatet på varemerkesøknaden ikke oppfyller de formelle vilkårene. Søknad om varemerke skal leveres skriftlig til Patentstyret, og må inkludere søkerens navn og adresse, en gjengivelse av merket og en liste over varene og tjenestene som merkes søkes registrert for. Det må også betales et fastsatt gebyr for at ikke søknaden skal henlegges.
Hvis søknaden ikke oppfyller vilkårene i varemerkeloven, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette og informere om virkningene manglene kan få. Søkeren gis da en frist for uttalelse og om mulig retting av manglene.
Utarbeidelsen av et varemerke er en viktig og strategisk beslutning som krever betydelig med tid og ressurser. Risikoen for at varemerkesøknaden avslås reduseres med grundig forarbeid. Våre dyktige rådgivere kan bistå deg i å vurdere registrerbarheten av et varemerke. Dersom du får avslag, er det lurt å få profesjonell hjelp for å avgjøre neste steg.