Valget mellom å beskytte immateriell eiendom gjennom forretningshemmeligheter eller patenter vil avhenge av flere faktorer. Begge alternativer har sine fordeler og ulemper. Det viktigste er å vite hvordan man kan identifisere det som skal beskyttes – og hvordan beskytte det.
Den tydeligste forskjellen mellom forretningshemmeligheter og patenter ligger i måten immateriell eiendom beskyttes på. Forretningshemmeligheter krever ingen registrering og kan i teorien vare for alltid, mens patenter er offentlige og utløper etter en fastsatt periode.
En annen tydelig forskjell er at patenter krever en omfattende beskrivelse av oppfinnelsen i en patentsøknad, mens forretningshemmeligheter krever at informasjonen faktisk holdes hemmelig. Dette kan gjøre patenter enklere å både verdifastsette og videreselge.
Hvis et selskap med forretningshemmeligheter skal fusjonere eller hente inn ny kapital, kan det være at kjøperen ønsker tilgang til forretningshemmeligheten for å i det hele tatt kunne vurdere verdien. I slike situasjoner vil et minstekrav være å sikre forretningshemmeligheten med en fortrolighetsavtale, også kjent som Non-Disclosure Agreement (NDA).
Men jo flere kjøpere som er interessert og som får tilgang til forretningshemmeligheten, desto vanskeligere vil det være å ha kontroll på informasjonen. I slike situasjoner kan det være utfordrende å holde oversikten over hvem og hva som er bundet av konfidensialitet.
En årsak til at noen selskaper velger hemmelighold som verktøy framfor patent, kan være at patentsøknad og -behandling fører med seg visse kostnader og noe tidsbruk. Det kan også være nødvendig å sikre patent i flere land.
Startups og små- og mellomstore bedrifter kan ha en noe anstrengt økonomi og begrenset tilgang på kapital. I et slikt perspektiv kan det å bevare hemmelighold omkring innovasjoner være fristende, siden hemmeligholdet ikke nødvendigvis medfører noen direkte kostnader. Det er likevel viktig å understreke at det kreves rimelige tiltak som adgangskontroll, NDA og så videre for å kunne hevde at noe er en forretningshemmelighet. Det følger av forretningshemmelighetsloven.
Der et patent har en levetid på 20 år, kan en forretningshemmelighet potensielt vare for alltid, og dermed passe bedre inn i forretningsstrategien til selskapet. I noen tilfeller kan det også være at oppfinnelsen ikke er patenterbar, men at den likevel er beskyttelsesverdig for selskapet.
Forretningshemmeligheter har også den fordelen at de kan følge et produkt ut til markedet. Det kan gi svar på om det fungerer kommersielt, uten at man først må ta kostnadene ved en patentprosess. Dette vil gjelde alle typer teknologi, men det vil være mest effektivt der reverse engineering er vanskelig eller umulig – som vil si at konkurrenter ikke kan finne ut av fremgangsmåte eller metode kun ved å granske produktet.
Forretningshemmeligheter kan i noen tilfeller også være hensiktsmessig hvis konkurransefortrinnet ligger i en bedre, eller i en mer effektiv fremgangsmåte for produksjon av et produkt. Det samme vil gjerne være tilfelle for formuleringer av kjemiske sammensetninger. Eksempelvis lar Coca-Cola listen over ingredienser ligge åpent for allmennheten, mens fordelingen av ingrediensene er en svært godt bevart hemmelighet.
For at opplysninger skal få vern som forretningshemmeligheter stiller forretningshemmelighetsloven først og fremst krav om at opplysningene – verken som helhet eller slik de er satt sammen – ikke er allment kjent eller lett tilgjengelig. Dette innebærer at dersom opplysningene blir offentliggjort, så er de ikke lenger beskyttelsesverdige.
Videre er det en forutsetning at opplysningene har kommersiell verdi – nettopp fordi de er hemmelige. Både faktisk og potensiell verdi er relevant, slik at det ikke er nødvendig å benytte opplysningene på en måte som genererer inntekt for bedriften. Kravet vil for eksempel være oppfylt dersom et inngrep kan medføre skade på bedriftens tekniske potensiale eller finansielle interesser.
Til slutt kreves det at bedriften har truffet rimelige tiltak for å holde opplysningene hemmelige. Slike tiltak kan være å begrense tilgang til informasjonen med fysiske og/eller digitale barrierer, at alle som får tilgang til informasjonen er underlagt strenge og eksplisitte konfidensialitetsforpliktelser, og at informasjonen tydelig merkes med advarsler, e.l. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at tiltakene bare eksisterer på papiret – de må fungere i praksis.
En definisjon av hvilken informasjon som anses som konfidensiell og skal være beskyttet av avtalen.
Identifikasjon av de partene som er involvert i avtalen – hvem som deler og hvem som mottar hemmelig informasjon.
Angivelse for formålet med informasjonsdeling, for eksempel for diskusjon av samarbeid, evaluering av produkter/tjenester eller andre forretningsmessige formål.
Klargjøring av hvor lenge den konfidensielle informasjon skal være beskyttet. Dette kan være en tidsperiode eller til en spesifikk hendelse oppstår.
En beskrivelse av hvordan den mottakende parten kan bruke den konfidensielle informasjonen – i hvilken grad er det adgang til for eksempel kopiering, rekonstruksjon eller andre former for utnyttelse.
De rettslige konsekvensene som kan oppstå hvis avtalen brytes, som kan inkludere erstatning for skade, rettslige skritt eller andre sanksjoner.
Angivelse av hvilken domstol og hvilken lov som skal gjelde hvis det oppstår en tvist mellom partene.
Et godt utgangspunkt vil være at selskapet:
selv er bevisst på at informasjonen om innovasjonen og teknologien som selskapet utvikler ikke skal ut fra selskapet, og at alle parter som har innsikt i forretningshemmeligheten gjøres jevnlig bevisst på at den er hemmelig.
er tidlig ute med å ha interne avgrensninger. Ikke alle i selskapet trenger tilgang til alt.
setter gode klausuler i ansettelsesavtaler og NDA-avtaler ved nye samarbeid. På denne måten sikres forretningshemmeligheten ved oppsigelse eller avtaleslutt.
Identifisering av hva som bør beskyttes som en forretningshemmelighet krever individuell vurdering, og det kan ofte være hensiktsmessig å få juridisk hjelp til dette. Enten i form av rådgivning eller utforming av en avtale etter bedriftens behov.