Ingen enerett til farge på inhalatoren til GSK

Onsagers representerte nylig, ved advokat Thomas Gaarder-Olsen, Sandos A/S og Novartis Norge AS i en sak om bruk av farger på astmainhalatorer for Oslo tingrett. Saksøker og motpart var GlaxoSmithKline AS

Sandoz, datterselskap av Novartis og et verdensledende farmasiselskap innen generika, lanserte i april 2014 astmainhalatoren Airflusal på det norske markedet. Airflsual inneholder samme virkestoff som GSKs inhalator Seretide. Seretide har vært på det norske markedet siden 1999 og er et av verdens bestselgende legemidler. Seretide var den første inhalatoren som kombinerte to virkestoff, et som utvider luftveiene og et som demper pasientens betennelser i luftveiene, og denne kombinasjonen var også patentert.

Da Airflusal ble lansert var patentet utløpt, men GSK begjærte midlertidig forføyning mot Airflusal med den begrunnelse at Airflusals fargebruk (lilla og hvit) var en etterligning av Seretides farger (to nyanser av lilla), og i strid med markedsføringslovens bestemmelser. Oslo byfogdembete avviste dette og begjæringen ble ikke tatt til følge.

GSK innga så en stevning for Oslo tingrett, hvor det ble hevdet at Airflusals fargebruk krenket GSKs innarbeidede rettigheter til lilla som varemerke, subsidiært at fargebruken var i strid med markedsføringslovens generalklausul i § 25. Sandoz bestred dette og hevdet blant annet at farger på inhalatorer følger et bredt akseptert fargekodesystem, og at omsetningskretsen derfor kun vil oppfatte farger funksjonelt og ikke som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.

Spørsmålet retten måtte ta stilling til var først og fremst om GSK gjennom sin langvarige fargebruk hadde innarbeidet lilla som varemerke. Retten kom til at det var mye som talte mot dette, blant annet det forhold at GSKs bruk av lilla alltid har vært i kombinasjon med andre varemerker, som ordmerkene GSK og Seretide. GSK har også benyttet fargene blå, grønn og oransje for øvrige medisiner i identisk inhalator, og retten kom til at dette er gjort for å skille ulike bruksområder og virkestoffer fra hverandre. I tillegg benyttes flere nyanser av lilla på GSKs sprayaerosolinhalator for å indikere styrke, slik at fargebruken er funksjonell.

Selv om retten ikke fant at det eksisterer et ensartet fargekodesystem som følges av alle produsenter av astmamedisin, ble det ansett sannsynliggjort at både industrien selv og helsepersonell i stor grad benytter farger på inhalatorer for å beskrive bruksområde, og ikke kommersiell opprinnelse, for inhalatorer.

GSK hadde fremlagt en markedsundersøkelse foretatt blant norske leger og farmasøyter, der en stor andel hadde sagt seg enige i  at «inhalatorer med denne fargen [kommer] fra et spesifikt selskap». Retten gikk ikke i dybden av alle innvendingene fremsatt mot undersøkelsen og dennes metodikk, men konkluderte med at undersøkelsen ikke ga bevismessig dekning for at fargen lilla som sådan er innarbeidet som varemerke. Det ble holdt åpent om pantone 2587C kan anses innarbeidet, men ettersom retten kom til at det uansett ikke foreligger forvekslingsfare, blant annet grunnet inhalatorenes ulike funksjoner og utforming, var det ikke nødvendig å ta stilling til dette.

Subsidiært hadde GSK hevdet at Airflusals fargebruk var i strid med god forretningsskikk-standarden i markedsføringsloven § 25. Retten kom imidlertid til at heller ikke dette var tilfelle. Basert på den fremlagte dokumentasjonen på bruk av fargekoder kom retten til at det i markedet er forventninger om at inhalasjonsmedisin med en bestemt farge har bestemte egenskaper. Også hensynet til pasientsikkerhet ble av retten trukket frem som et argument for at lilla var et naturlig fargevalg for den aktuelle medisinen.

Retten viste til friholdelsesbehovet for farger og at en enerett på farger vil virke begrensende på konkurransen. Spesielt i et marked der farger tradisjonelt er brukt for å beskrive funksjonelle trekk, står friholdelsesbehovet stort.

Det ble også vist til at Airflusal holder en markert avstand til Seretide i utforming og funksjoner, at variasjonsplikten er oppfylt, og at det på ingen måte er grunnlag for å karakterisere Airflusal som en etterligning av GSKs inhalator. Retten konkluderte derfor med at markedsføringen av Sandoz’ Airflusal heller ikke er strid med god forretningsskikk-standarden i markedsføringsloven § 25.

Onsagers er fornøyd med at vår klient er blitt hørt på alle punkter og at retten sa seg enig i at lilla er det naturlige fargevalget på en slik inhalator, særlig av hensyn til pasientene og omsetningskretsens forventninger. Oss bekjent er dette den første saken i Norge hvor enerett til farger som sådan har vært stridstemaet, og selv om det ikke helt utelukkes at farger kan innarbeides som kjennetegn for inhalatorer, bekrefter rettens avgjørelse og begrunnelse for denne at i markeder der det er vanlig å benytte farger, og da særlig hvor farger tradisjonelt har oppfylt en praktisk funksjon, skal svært mye til for å oppnå enerett til farger.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.