Hvorfor ikke merke med «Patent pending»?

Det er ikke uvanlig at man ser produkter eller emballasje merket med ordene «patent pending». Enkelte ganger kan dette være hensiktsmessig – men i svært mange tilfeller er ulempene større enn fordelene. Nedenfor gir vi en begrunnelse for hvorfor vi mener at man ikke bør merke produkter med «patent pending».

Den vanligste grunnen til å merke produkter eller emballasje med «patent pending» er å informere konkurrenter om at dette produktet ikke kan kopieres fritt, altså som en form for advarsel. I en eventuell rettsak om patentinngrep vil størrelsen på erstatningen som idømmes være forskjellig om konkurrenten har solgt produktet i en periode uten viten og vilje om at patentet fantes, i forhold til om det kan dokumenteres at konkurrenten brøt patentet med forsett. Her skal det bemerkes at konkurrenten selv må dokumentere at han har forsøkt å finne ut om det finnes patenter som det er risiko for at han gjør inngrep i.

Mange har antatt at ved å merke produkter med «patent pending» så har man dokumentert at konkurrenten burde vite at produktet er patentbeskyttet – og at man dermed har rett på en relativt større erstatning i tilfelle man skulle bli kopiert. Dette stemmer ikke. En slik form for merking er i de fleste tilfeller ikke tilstrekkelig – man er nødt til å sende et konkret advarselsbrev for at konkurrenten skal regnes som tilstrekkelig informert.

Det er ulike regler fra land til land, som blant annet kan skape logistikkutfordringer:

Tyskland
I Tyskland brukes «patent pending» for å indikere at man har et godkjent patent – har man kun innlevert en patentsøknad må man bruke “patent application pending». Dersom denne type merking brukes uten at man har patent/patentsøknad i Tyskland, kan man komme i ansvar som følge av for «villedende markedsføring».

Storbritannia
I Storbritannia kan uttrykket “patent pending” brukes for å indikere at en patentsøknad har blitt innlevert. Også her kan man komme i ansvar om merkingen brukes uten at man har rettigheter i Storbritannia. Om man har innlevert en patentsøknad og den blir avslått, er det et krav om at man slutter å bruke denne type merking innen en rimelig tidsperiode.

Kina
I Kina kan uttrykket “patent pending” brukes for å indikere at en patentsøknad har blitt innlevert. Heller ikke her har merkingen en selvstendig juridisk betydning i forhold til eventuell erstatning for inngrep. Også her er det krav om at man slutter å bruke denne type merking dersom søknaden blir avslått eller patentet slutter å gjelde.

Vi ser altså at det er forskjellige krav til merking i ulike land, og at det er risiko for bøter dersom merkingen er feil.

I praksis vil et produkt som selges i flere land være produsert på samme fabrikk og ha samme emballasje. Det vil derfor være utfordrende å merke produkter som skal til ulike land på forskjellig måte. Selv om dette kanskje er håndterlig i den første levetiden til et produkt, vil det være svært krevende å oppdatere/fjerne merkingen for aktuelle land den dagen patentsøknaden blir avslått eller patentet opphører. I enkelte tilfeller vil produkter kunne ligge lenge i butikk, og dermed være merket med «patent pending» selv om patentet er opphørt og selv om man har klart å oppdatere merkingen som går ut fra fabrikk.

Konklusjon:

Vurder nøye om det er behov for å merke produktene med «patent pending».

Merking av produkter og emballasje med «patent pending» gir få fordeler og kan føre til mange ulemper.
Vi anbefaler derfor at man bruker spesifikk informasjon, eksempelvis «this product is protected by the international patent application WO 20XX/XXXXXX and its corresponding patent applications in other countries».

En annen, stadig mer benyttet løsning, er å henvise til en nettside, for eksempel «For information about our Intellectual Property Rights, please visit www.companyname.com/Intellectual_Property/. Det vil vanligvis være mye enklere å holde en slik nettside oppdatert.