Når du skal lansere et nytt varemerke, er det viktig å gjøre visse forundersøkelser. Tenk på det som nødvendige hjemmelekser som må til før lansering. Dette handler både om juridiske forhold og forhold knyttet til varemerket som sådan.
Et varemerke kan i denne sammenheng hovedsakelig forstås som navn, logo eller kombinasjon av navn og logo. Det finnes også andre fysiske og sansbare uttrykk som kan registreres som varemerker, men navn og logo vil dekke det meste i denne sammenheng.
Vi skiller mellom betegnelsene varemerke og merkevare, der varemerket er kjennetegnet i form av de nevnte ordene, logoer og andre elementer som et selskap kan kontrollere og registrere.
Merkevare, på sin side, betegner summen av assosiasjoner markedet har til bedriften eller deres produkter og tjenester. Disse assosiasjonene favner videre enn det konkrete navnet eller betegnelsen.
For forhold knyttet til varemerket som sådan, vil det handle mest om hvorvidt det treffer den tiltenkte målgruppen og appellerer til den. En del av målet er å avklare om varemerket vil ha den nødvendige effekten, skape de ønskede assosiasjonene og sikre at den passer inn i din bedrifts merkevarestrategi for øvrig.
Den juridiske forundersøkelsen har som hovedhensikt å avklare og redusere risiko. Den vil ta sikte på å avdekke andre relevante og like varemerker som er i bruk. Det gjelder å unngå situasjoner hvor det blir gjort inngrep i tredjeparts rettigheter, samt å avklare om navnet eller logoen er særpreget nok til å bli beskyttet som et varemerke.
Varemerkebeskyttelse vil være viktig for å beskytte investeringen i merkevaren, da denne gir en enerett og anledning til å hindre andre fra å bruke identisk eller lignende varemerke. På denne måten sikres eierskap til goodwill som opparbeides i merkevaren og merkevarens unike posisjon kan opprettholdes.
Forundersøkelser kan være av ulik art og vil avhenge av bransje og jurisdiksjon. Om vi holder oss til Norge, vil en forundersøkelse først omfatte en kartlegging av registrerte varemerker som kan utgjøre en risiko. Deretter vil det bli foretatt grundige supplerende undesøkelser i andre relevante databaser, slik som Brønnøysundregistrene, samt åpne søk på internett for å avklare hvorvidt tredjeparter har tatt i bruk identisk eller lignende varemerke.
Det vil dessuten være naturlig å undersøke om det navnet man velger gir negative utslag på andre språk, selv om varemerket kun registreres i Norge.
Dersom en juridisk forundersøkelse ikke blir gjort, øker risikoen for problemer etter lansering. Det finnes flere relevante tilfeller som kan nevnes fra Norge de seneste årene. Et kjent eksempel er lanseringen av hotellet The Thief på Tjuvholmen, der eierne av hotellet måtte betale en tredjepart 250 000 kroner for rettighetene til å bruke varemerket The Thief.
Det norske Appear.In måtte endre navn til Whereby etter en langvarig rettskonflikt som følge av at en tredjepart satt med tidligere varemerkerettigheter til Appear. Denne typen konflikter kan som oftest unngås med gode forundersøkelser i forkant av lansering.
Et varemerke bør som hovedregel heller ikke beskrive det det brukes i forbindelse med, da dette utelukker muligheten for varemerkebeskyttelse. Et enkelt eksempel vil være at AVIS ikke kan beskyttes som varemerke i forbindelse med avisrelaterte tjenester, men likevel være registrerbart som varemerke for mobilitetstjenester som bilutleie.
Dersom varemerkebeskyttelse vurderes til å være mindre viktig, kan det i noen tilfeller være et akseptabelt utfall å avstå fra beskyttelse. Men i nesten alle tilfeller vil det være av betydning å være klar over denne situasjonen før lansering.
Ofte er det hensiktsmessig å foreta en juridisk forundersøkelse for to til tre av de varemerke-alternativene som foreligger. Dermed er man ikke er bundet til, og dermed for investert i, det ene alternativet som undersøkes. Hvis forundersøkelsen da avdekker betydelig risiko for et av alternativene, men lav risiko for et annet, vil prosessen bli enklere.
For å unngå konflikter, bygge en unik identitet med troverdighet samt for å beskytte de investeringer som gjøres, anbefaler Onsagers alltid å foreta en juridisk forundersøkelse før lansering av et nytt varemerke.