Avslag på søknad om varemerkeregistrering – hva nå?

I Norge er det varemerkeloven som definerer hva som kan utgjøre et varemerke, hvordan retten til et varemerke kan oppstå og hvordan prosessen med varemerkeregistrering foregår.

Et varemerke kan være:

• ord
• bokstaver
• slagord og ordkombinasjoner
• logoer
• tall

Også lyd, kombinasjoner av ord og bokstaver, figurer, utstyr, emballasje eller en vares form, kan varemerkebeskyttes.

Bakgrunn for avslag på søknad om varemerkeregistrering

I Norge sendes søknader om varemerkeregistreringer til Patentstyret. Når Patentstyret mottar en slik søknad, vil de foreta en granskning av denne.

Det innebærer at de sjekker, kontrollerer og vurderer hvorvidt varemerkelovens vilkår er oppfylt for den aktuelle søknaden, forklarer Martha Næss Borge, advokatfullmektig i Onsagers.

Her vurderes blant annet formuleringene søkeren har valgt i varefortegnelsen. Dette er listen som angir beskyttelsesomfanget, med andre ord de konkrete varene og tjenestene varemerket ønskes registrert for. Videre granskes mer skjønnsmessige sider ved søknaden, for eksempel om det finnes mothold. Mothold er eldre rettigheter i Norge som en gjennomsnittsforbruker kan forveksle med det nye varemerket.

Ikke minst vurderes varemerkets særpreg. Lovkravet om særpreg innebærer at varemerket må være egnet til å fungere som en indikasjon på kommersiell opprinnelse, og det kan ikke oppfattes som for generisk eller beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene merket søkes registrert for.

Vår erfaring er at Patentstyret er svært nøye når det gjelder vurdering av særpreg, og at Norge er strengere på dette punktet enn i mange andre land. I Norge er dermed manglende særpreg ofte en nektelsesgrunn for å få varemerket registrert, sier Borge.

Ved godkjent søknad mottar søker en oversendelse av registreringsbevis for varemerket fra Patentstyret. Varemerkeregistreringen vil da gi enerett til varemerket, slik det er utformet i sin helhet.

Muligheter etter mottatt realitetsuttalelse

Når søker eller dens fullmektig derimot mottar et avslag, er det fordi Patentstyret har innvendinger og mener at søknaden ikke oppfyller alle lovens vilkår for å få varemerket registrert. Avslaget mottas i form av en realitetsuttalelse.

I denne uttalelsen gjør Patentstyret rede for hva de mener er feil eller mangelfullt ved søknaden eller varemerket, og søker får en frist til å svare på vurderingen. Her anbefaler jeg sterkt å rådføre seg med Onsagers.

Når vi får en henvendelse fra en søker som har fått avslag fra Patentstyret, gjør vi en kostnadsfri vurdering av avslaget, og skisserer en anbefaling av veien videre. Anbefalingen kommer følgelig an på nektelsesgrunnene i hvert enkelt tilfelle, forklarer hun videre.

I noen tilfeller kan rådgiverne vurdere å argumentere rettslig mot Patentstyrets nektelse, ved å bruke rettspraksis fra både Norge og EU. I andre tilfeller, hvor avslaget er gitt på bakgrunn av at det søkte varemerket gir fare for forveksling med en eldre registrering, kan det være hensiktsmessig å vurdere å innhente et samtykke.

Ettersom Patentstyret aksepterer samtykker, går vi ofte i forhandling med innehaveren av den eldre registreringen. Her har norske varemerkesøkere en gyllen mulighet, som ikke er tilgjengelig i alle land.

Dersom Patentstyrets innvendinger mot særpreg er årsaken til avslaget, er argumentasjon ofte eneste måte å vinne frem med. Nettopp fordi Patentstyret er særlig strenge på dette punktet, arbeider Onsagers mye med forvaltningspraksis og rettspraksis vedrørende særpreg.

Rådgivers rolle i prosessen mot godkjent varemerkeregistrering

Dersom Onsagers rådgivere finner at det er lav sannsynlighet for å kunne oppnå registrering av det søkte varemerket, er det nettopp denne tilbakemeldingen som blir gitt til kunden.

Vi anbefaler ikke å forsvare saker som vi anser at har marginale sjanser for å vinne frem. I slike tilfeller går vi heller i dialog med søker, hvor vi kartlegger alternativer og forsøker å finne andre muligheter for å oppnå ønsket vern i Norge.

Blant mulighetene som her kan finnes, er for eksempel å i stedet bruke en annen ordlyd, søke om beskyttelse for logo, eller på ulike måter øke særpreget.

Når søker og rådgiver er enige om planen videre, for eksempel å svare Patentstyret med argumentasjon, står Onsagers for utarbeidelsen og innsendelsen av dette svaret, med fullmakt fra søker. Her tar vi i bruk rettskildesøk, brukererfaring og forvaltningspraksis fra Norge, men også fra EU.

Patentstyret har i utgangspunktet et prinsipp om at hver part kan sende to innlegg, før Patentstyret treffer en endelig og formell avgjørelse. I saker som likevel ikke vinner frem, løper en klagefrist på to måneder. I dette tidsrommet kan vedtaket om å nekte registrering klages inn til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

En del av vårt oppdrag er å sørge for å opprettholde alle frister, og eventuelt oppnå forlenget frist i de tilfeller hvor søker behøver dette. Det skal være avlastende og enkelt for søker å forholde seg kun til oss, hvor vi står som de ansvarlige for all kommunikasjon og prosess med Patentstyret – samt med KFIR og eventuelle tredjeparter, dersom det blir behov for det.

Sørg for dokumentasjon av eget, uregistrerte varemerke

Til de som ønsker å søke om varemerkeregistrering, og som allerede har tatt i bruk varemerket sitt før søknaden er innlevert, har Borge et avsluttende råd.

Dokumenter bruken av eget varemerke. Ved å ta vare på bilder av reklamemateriell, digitale annonser og bruk på sosiale medier, styrker du dine muligheter til å oppnå varemerkeregistrering ved en fremtidig søknad. Slik dokumentasjon kan være svært hjelpsomt i en prosess hvor Patentstyret avslår søknaden.

Til sist minner hun om muligheten til å benytte seg av symbolet ™.

Der symbolet Ⓡ kun kan benyttes for registrerte varemerker, kan ™ derimot benyttes for uregistrerte varemerker. Å bruke ™ sender et smart signal til markedet og andre næringsdrivende om at dette er noe jeg anser som mitt.