Et konsortium kan oppnå bedre resultater enn et enkelt selskap, men det er viktig å definere omfanget av konsortieavtalen for å sikre egne IP-rettigheter.
Hva er et konsortium?
Et konsortium er en form for samarbeid mellom to eller flere uavhengige selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner som kommer sammen for å oppnå et felles mål eller gjennomføre et bestemt prosjekt. Dette kan være kjøp av skip, opprettelse av vindparker eller utvikling av en vaksine, for å nevne noen former for kjøp, utvikling og innovasjon, men her er det det strengt tatt få begrensinger.
Det er mange forhold som må på plass og som må reguleres i et konsortiesamarbeid. Vi skal i denne teksten primært fokusere på det avtalemessige i relasjon til immaterielle eiendeler (IP), rettigheter (IPR) og lisensiering.
Immaterielle eiendeler er selskapets ikke-fysiske aktiva, som forskning og utvikling, ikke-patenterte tekniske løsninger, kunnskap (know-how), forretningshemmeligheter, software, algoritmer, prosedyrer, forretningsnavn og en rekke annet.
I tillegg kommer de registrerte rettighetene (IPR) som patenter, registrerte varemerker og design, opphavsrett og annet. I dag overgår verdien av de immaterielle aktiva langt verdien av de fysiske eiendelene i mange selskaper.
Fordelene med et konsortium.
En viktig fordel, og ofte det som er utgangspunktet for et konsortiesamarbeid, er at man står sterkere sammen enn alene. Både når det kommer til finansielle ressurser, men også i forbindelse med teknisk kompetanse, leveransesikkerhet og know-how.
Utviklingen går i dag så raskt at det er vanskelig for et enkelt selskap å besitte eller hente inn den nødvendige kompetansen til enhver tid, og et konsortium kan gi den rette fleksibiliteten som trengs for å kunne opp- og nedskalere etter behov.
Et konsortium gir dermed en samlet styrke som den enkelte part kanskje ikke besitter.
For en oppdragsgiver vil det også kunne være en administrativ fordel å kun forholde seg til ett enkelt konsortium framfor en rekke ulike kontraktspartnere.
Vi ser også i forsknings- og utviklingssammenheng at statlige og overstatlige myndigheter gjerne krever et konsortium-samarbeid for å bevilge støtte. Som en del av EUs Horizon 2020-program ble en oppdatert versjon av DESCA, en mal for konsortieavtaler, gjort tilgjengelig, og denne er nå oppdatert under Horizon Europe for å gjøre det lettere for partene å etablere slike samarbeidsstrukturer.
Definer omfanget av konsortieavtalen.
Det kan være utfordrende å skulle gi seg i kast med å få på plass en konsortieavtale. Det er flere parter som skal koordinere seg, og det er lett å miste oversikten over detaljene. En vanlig feil kan være å gå i gang for raskt og ha et litt for optimistisk tidsperspektiv, uten å først definere arbeidsomfanget skikkelig. Hver part bidrar normalt med aktiva utover det rent finansielle, og det er nødvendig at man har et omforent forhold til hva hver av partene skal bidra med, og hva som er forventningene til hva hver av partene skal få ut av samarbeidet.
Å definere omfanget for en hvilken som helst avtale starter med å ha et bevisst forhold til hva som er utgangspunktet, og hva man ønsker å oppnå ved samarbeidet. Hva tar hver av deltakerne med seg inn i konsortiet, hva er det som skal utvikles, hvor skal eierskapet til det som utvikles ligge og hva tar de med seg ut? Kanskje man ikke skal eie, men lisensiere, og hvordan skal eventuelle lisenser prises?
Disse vurderingene blir særdeles viktige når innsatsfaktorer, og det som skal komme ut av samarbeidet, omfatter IP. Det bør tidlig avklares hvilke immaterielle verdier som forventes vil bli utviklet som en del av prosjektet, og hvordan disse verdiene skal fordeles mellom partene.
Avtalen bør inneholde bestemmelser om hvordan de immaterielle verdiene skal beskyttes, og hvordan eventuelle brudd på rettighetene skal håndteres. Dette kan inkludere krav til og bestemmelser om konfidensialitet og restriksjoner for videreformidling.
Det vil også være vesentlig at avtalen inneholder bestemmelser om deltakernes rett til å benytte IP som er brakt inn i konsortiet, og som skal danne grunnlag for det som skal utvikles. Det samme gjelder benyttelse av IP som er brakt inn, eller som blir utviklet, dersom en av deltakerne i konsortiet bryter ut.
En god rådgiver vil kunne sørge for å sikre dine interesser og immaterielle verdier i en slik avtale. Herunder å bistå med å definere IP og avgrense eller utvide hva ditt selskap som deltaker i et konsortium bringer inn i avtalen.
Avtaletolkninger hos parter i ulike jurisdiksjoner
Et konsortium kan ha avtaleparter fra flere land og jurisdiksjoner. Det vil kunne bety ulike kontraktsrettslige sedvaner, tolkningsforståelser og -tradisjoner.
Det vil føre for langt å beskrive alle disse, men det er viktig at en avtale er klar og entydig, og at alle parter har den samme forståelsen av avtalen.
Disse diskusjonene må landes i forkant av avtaleinngåelsen, og det er viktig å sette av tid til dette. Det samme gjelder selvsagt også der det kun er norske partnere i konsortiet.
Lisensiering
Eierskapet til immaterielle eiendeler bør være sikret gjennom avtalen, og i tillegg inneholde bestemmelser om hvem av partene som skal ha ansvar for eventuell registrering av patenter, varemerker eller design som kommer ut av samarbeidet. Avtalen bør inneholde bestemmelser om hvordan overdragelse og lisensiering av IP-rettigheter skal håndteres, og hva slags vilkår som skal gjelde for slike overdragelser eller lisensieringer.
Det betyr at konsortiet regulerer vederlag for bruken av f.eks. et patent, og om eksklusiv bruk av patentet føres tilbake til den opprinnelige parten etter at konsortiet oppløses.
En god konsortieavtale sikrer mer enn det finansielle
En god konsortieavtale har verdi langt utover det finansielle. I tillegg til å sikre partenes immaterielle eiendeler og rettigheter, kan et konsortium legge til rette for ressurs- og risikodeling. Et konsortiesamarbeid vil også kunne gi økt markedstilgang for partene og muliggjøre samarbeid mellom parter med forskjellige kompetanser og ekspertise. Dette kan igjen bidra til å skape synergier og la miljøer utfylle hverandres styrker og svakheter.
Kontraktserfaring og tverrfaglighet hos Onsagers
Våre ansatte har omfattende kontraktserfaring som dekker de fleste bransjer, og kombinerer inngående teknisk fagkunnskap med juridisk kompetanse.
I Onsagers henter vi talenter fra flere ulike disipliner og bransjer, vi jobber i tverrfaglige team, og våre advokater og rådgivere får anledning til å dyrke og videreutvikle seg innen sine spesialfelt. Dette gjør at vi forstår din teknologi, ditt marked, og dine rammebetingelser. Dette er spesielt viktig i avtalesammenheng, der tekniske og markedsmessige forhold spiller inn på linje med de kontraktsrettslige.
