Et nytt patentsystem for Europa kan gi store besparelser og er ventet å kunne rasjonalisere håndhevelsen av patentsøknader, men det er både fordeler og ulemper med det nye systemet. Det er foreløpig fortsatt noe uklart når det tar til å gjelde, men det siktes nå inn mot 1. juni 2023.
Til nå har det vært slik at en kan innlevere en europeisk patentsøknad sentralt til den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO), og ved godkjenning validere dette i ett eller flere land som er medlemmer av EPC (European Patent Convention). Ved en patentkonflikt må konflikten i dag løses ved behandling i hvert enkelt lands nasjonale domstol.
EU har lenge jobbet for å få til et system som gjør det mulig at man leverer inn en patentsøknad som ved meddelelse gjelder for alle EU-land, dvs. uten at en må gjøre det gjeldende i utvalgte land. Dette har ledet til en avtale (Unitary Patent Court Agreement, enhetspatentavtalen) som gjør det mulig for patentsøkere å få ett EP-patent som er gjeldende i alle EU-medlemsland som har ratifisert denne avtalen. Per nå utgjør det hele 17 land (UPC medlemsland). Et slikt EP-patent er et enhetspatent. Avtalen innebærer at det blir opprettet en ny domstol, Unitary Patent Court (UPC), eller Enhetspatentdomstolen, som har myndighet til å avgjøre tvister om enhetspatenter og avgjørelsene vil gjelde i alle UPC medlemslandene.
Det betyr at et enhetspatent kan håndheves og kjennes ugyldig for alle land som er medlemmer av den nye ordningen ved prøving i enhetspatentdomstolen i motsetning til i dag.
Dette gir patenthaver, så vel som tredjeparter, nye muligheter. Det innebærer fordeler og ulemper avhengig av f.eks. stridspatentets styrke, patenthavers eller tredjeparters økonomiske stilling, og ikke minst er det knyttet usikkerhet til hvilken rettspraksis den nye domstolen etter hvert vil utvikle.
Formålet med å få på plass et enhetspatent har blant annet vært å redusere kostnader for å oppnå beskyttelse for hele EU.
Det finnes dem som tviler på at det blir vesentlig rimeligere, all den tid det er store verdier i spill og det derfor vil kreves store ressurser i forberedelser og gjennomføring av en søksmålsprosess for den nye domstolen. Utfallet av en konfliktsak vil innebære en risiko som kan få store konsekvenser med tapte rettigheter i alle landene hvor enhetspatentet er gyldig. Videre er det en risiko for tapt tilgang til et stort marked.
Det er viktig å være klar over at alle eksisterende meddelte EP-patenter kan gjøres gjeldende for den nye domstolen fra det øyeblikk denne er operativ med mindre man gjør tiltak for å sikre at EP-patentet forblir en rettighet som må prøves for nasjonal domstol som i dag (se om overgangsbestemmelser nedenfor). Det innebærer i praksis at tredjeparter fra den dag UPC trer i kraft, kan inngi ugyldighetssøksmål for den nye domstolen. En avgjørelse om patentets gyldighet får virkning for de land som er medlem av UPC. En patenthaver kan på samme måte inngi et søksmål om inngrep og få en dom som dekker de UPC-land som det eksisterende patentet er validert i.
Noen eksakt dato for når domstolen åpner er ikke satt. Mye skal på plass, men det nye systemet trer i kraft tre måneder etter at Tyskland har sendt inn sitt ratifiseringsdokument for UPC-avtalen. Dette igjen skjer ikke før medlemslandene er trygge på at forberedelsene har kommet tilstrekkelig i gang og langt nok til at den nye domstolen kan starte sitt virke på en ryddig måte. Det er varslet at den nye domstolen er operativ fra 1. juni 2023. Overgangsperioden er dermed ventet å gjelde fra 1/3-2023 til 30/5-2023.
Det er en del overgangsbestemmelser å ta hensyn til. Som nevnt over vil alle eksisterende EP-patenter kunne gjøres gjeldende for den nye domstolen. Det er fordeler og ulemper ved dette, og man løper en risiko for at et patent kan kjennes ugyldig i mange land i ett søksmål, samt at søksmålet behandles for en domstol man ikke kjenner rettspraksis til.
Dersom en innehaver av et eksisterende EP-patent ikke ønsker at et søksmål om EP-patentet skal kunne behandles av den nye domstolen, kan man sikre dette i en overgangsperiode ved å gi beskjed til UPC før det nye systemet trer i kraft. Det kan også gjøres etter ikrafttredelse, og man kan ombestemme seg og velge å gå inn i dette systemet med sine eksisterende EP-er patenter om det er strategisk riktig på et senere tidspunkt.
I overgangsperioden er det også lagt til rette for at søknader som meddeles i denne perioden kan gjøres gjeldende som UP-patenter selv om domstolen enda ikke er operativ.
Etter at systemet er operativt, vil man i en overgangsperiode på minst 7 år kunne velge om man vil validere sitt EP-patent som i dag, eller gjøre det gjeldende som UP-patent i UPC-medlemsland og validere i evt. andre EPO-land.
Mulighetene til å velge om den nye domstolen skal kunne avgjøre patenttvister eller ikke gjelder ikke for EP patenter som er gjort gjeldende som UP-patenter etter den nye ordningen. Patenttvister vedr. enhetspatenter vil alltid kunne anlegges for den nye enhetsdomstolen.
Enhver patenthaver bør ta stilling til om de ønsker at deres eksisterende EP-patent(er) skal kunne utfordres i den nye domstolen, og om kommende nye EP-patenter skal gjøres gjeldende som UP patent i UPC medlemslandene, eller valideres som i dag. Det er fordeler og ulemper ved det nye systemet. Hva som er best å gjøre for deg og din EP-patentportefølje kan Onsagers hjelpe deg å vurdere.
Eksisterende EP-patenter som er validert i UPC-medlemsland vil forbli EP-patenter og gjelde kun i de land de er validert.
Imidlertid kan man hindre at et allerede meddelt EP-patent kan trekkes inn for enhetsdomstolen ved at en kan “hoppe ut” (“opt out”) av det nye systemet. Dersom man velger å gjøre det, vil f.eks. tredjeparter ikke kunne inngi stevning om ugyldighet til enhetsdomstolen, men må utfordre patentet i de land EP-patentet er gjort gjeldende i, altså validert i, slik systemet er i dag.
Det samme gjelder søksmål om inngrep. Patenthaver må da velge nasjonal rett for å få avklart inngrepsspørsmålet i hvert enkelt land.
Velger man ikke å “hoppe ut”, vil tvister knyttet til et slikt EP-patent som er validert i et UPC-land kunne anlegges både for enhetsdomstolen og for nasjonal domstol. Hvorvidt man med eksisterende EP-patenter bør “hoppe ut” eller ikke er et strategisk spørsmål som må vurderes nøye. Som nevnt er det fordeler og ulemper ved at patentet kan utfordres ved den nye domstolen, og Onsagers vil bistå klienter med å analysere EP-patentporteføljen for å belyse risikoen ved å “hoppe ut” eller bli værende for hvert enkelt EP-patent.
Skulle man ønske å “hoppe ut” med et EP-patent, er det mulig å «hoppe inn» igjen, men deretter må man stå ved det valget man har gjort. Er det anlagt en sak, enten for enhetsdomstolen eller ved nasjonal rett, kan man imidlertid ikke endre status (hoppe ut/inn).
Hvorvidt man skal godta at eksisterende EP-patenter gjøres gjeldende for den nye domstolsordningen, eller at søknader som er under behandling skal bli et enhetspatent, bør vurderes fra sak til sak. Noen fordeler og ulemper rundt dette er diskutert over. Hva som er riktig å gjøre for hvert enkelt EP-patent avhenger av muligheten for å håndheve patentrettigheter, og risiko for at et patent kan kjennes ugyldig i en omfattende EU-region.
Patenthavers økonomiske situasjon og mulighet for å forsvare sine patenter er også av betydning. Har man store økonomiske ressurser har man større mulighet for å kunne sette inn de tiltak som er nødvendige for å håndheve eller forsvare patentene sine i hvert land med et gyldig EP-patent. Har man begrensede økonomiske midler, og kanskje ikke kan bære kostnadene med mer enn en rettssak, kan det være greit å ha mulighet for å anlegge sak for en felles domstol som dekker mange land. Risikoen er som nevnt at om man taper, så taper man rettigheten patentet gir for hele UPC-regionen.
Hva som er best for hver enkelt patentinnehaver og for hvert enkelt EP-patent i en portefølje, bør vurderes konkret og vil i stor grad være en IP-strategisk vurdering. Onsagers har kompetanse til å vurdere dette i dialog med våre kunder.
Det nye systemet er ventet å tre i kraft og være operativt 1. juni 2023. I overgangsperioden, som er ventet å gjelde 1. mars 2023, er det viktig å bestemme seg for hva man ønsker å gjøre med sine eksisterende EP-patenter – ønsker man at de kan utfordres for den nye domstolen eller ikke? Det samme gjelder løpende søknader som nå ligger an til å bli godkjent – ønsker man at disse skal gjøres gjeldende som UP patent, eller vil man validere det meddelte patentet som tidligere i de aktuelle land?
Vi oppfordrer derfor våre kunder til å gjennomgå sin EP-patentportefølje og ta konkret stilling til hva som er best for dere. Arbeidet med å vurdere porteføljen bør igangsettes slik at dere har et klart bilde på hvilke EP-patenter som dere ønsker skal forbli nasjonale rettigheter, slik at man kan “hoppe av” enhetspatentkarusellen fra den første dag domstolen blir operativ.
Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt så hjelper vi deg.